Prodotti reperiti al di fuori della distribuzione autorizzata: limiti dell’ordine di esibizione. Un’interessante pronuncia della Sezione Impresa A del Tribunale di Milano

In una recente sentenza, la n. 10185/2021, il Tribunale delle Imprese di Milano si è pronunciato sul tema dell’ammissibilità dell’ordine di esibizione ex art. 121, 2° co., c.p.i., nonché sul principio della ripartizione dell’onere probatorio nell’ambito del giudizio di accertamento della contraffazione di marchio.

La titolare di alcuni noti marchi tessili aveva convenuto in giudizio una sua licenziataria per asserita contraffazione di marchio e per inadempimento del contratto di fabbricazione: erano infatti stati reperiti presso rivenditori non autorizzati ingenti quantitativi dei prodotti contrassegnati dai marchi, senza che per la vendita a quest’ultimi risultasse il consenso della titolare del marchio.

Il Tribunale ha respinto tutte le domande, negando anzitutto il ricorso ingiustificato ed esplorativo all’ordine di esibizione ex art. 121, 2° co., c.p.i. per dimostrare con esso l’origine illecita della vendita e ribadendo che, nel nostro ordinamento, l’ordine di esibizione è strumento processuale con finalità prettamente confermative.

Secondo il Tribunale l’istanza di esibizione è inammissibile se connotata «da una marcata finalità esplorativa» ed essa non può tendere «alla ricerca della prova di condotte solo ipotizzate piuttosto che alla conferma di puntuali allegazioni o prove già fornite o al conseguimento di documenti e informazioni che l’istante sappia con certezza essere nella disponibilità della controparte»; né può avere ad oggetto «una mole estremamente vasta ed eterogenea di documentazione contabile, fiscale e di altra natura».

Inoltre, la sentenza si è pronunciata sulla corretta ripartizione dell’onere della prova, in tema di contraffazione, in una fattispecie importante e frequente: nel caso in cui i prodotti in ipotesi contraffatti siano stati rinvenuti presso un “soggetto terzo” (ad esempio, un rivenditore non appartenente alla catena distributiva autorizzata posto “a valle” del licenziatario) e non presso il licenziatario, non compete a quest’ultimo, soggetto “a monte”, dimostrare che quei prodotti erano stati immessi in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso ed erano dunque lecitamente commerciabili, e ciò in deroga al criterio di riparto previsto dall’art. 121 c.p.i.

L’applicazione di tale principio probatorio, come si comprenderà, porta ad importanti conseguenze pratiche nella dinamica, nella concreta gestione e nell’esito delle controversie in tema di contraffazione di marchio e in particolare in quelle inerenti le tematiche della distribuzione selettiva e del commercio parallelo.

Avv. Maurizio Pozzi                                                      Avv. Adriano Nevola

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